Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I История развития института коммерческой тайны
1. Мировой опыт становления и развития института коммерческой тайны 13
2. История развития института коммерческой тайны в России 27
ГЛАВА II Правовое регулирование отношений, связанных с коммерческой тайной
1.Коммерческая тайна, как вид конфиденциальной информации 43
2. Ноу-хау как вид конфиденциальной информации 56
3. Соотношение правовой природы коммерческой тайны и ноу-хау
4. Основные элементы правовой охраны информации,составляющей коммерческую тайну 77
ГЛАВА III Договор о передаче коммерческой тайны
1. Правовая природа и основные положения договора о передаче коммерческой тайны 106
2.3аключение договора о передаче коммерческой тайны 135
3. Коммерческая тайна в договоре коммерческой концессии 157
4. Договоры об уступке \ передаче права на использование коммерческой тайны и антимонопольное регулирование 161
Заключение 180
Библиографический
- История развития института коммерческой тайны в России
- Ноу-хау как вид конфиденциальной информации
- Основные элементы правовой охраны информации,составляющей коммерческую тайну
- Договоры об уступке \ передаче права на использование коммерческой тайны и антимонопольное регулирование
История развития института коммерческой тайны в России
Информация долгое время не являлась объектом правового регулирования. Несмотря на древность самого феномена "информация", соответствующий термин имел разные трактовки по мере развития общества. Изначально и до конца 40-х годов двадцатого века под информацией (in -предлог - в, forma - форма, образ, вид) понимались сведения, передаваемые людьми устным, письменным и иными способами. Информация существовала в виде посланий и сообщений. В XIX веке информатором называли домашнего учителя, а информацией - учение, наставление, и это понятие прежде всего выражало действие, активно вносящее нечто новое в другой объект6. В настоящее время термин "информация" считается производным от латинского informatio - ознакомление, разъяснение, изложение.
Идея о том, что информацию следует рассматривать как нечто самостоятельное, возникла с момента появления новой науки - кибернетики, доказавшей, что информация имеет непосредственное отношение к процессам управления и познания. По мере развития кибернетики термин "информация" занял место среди общенаучных понятий. Ученый К. Шеннон, изучавший теорию информатики и кибернетики, предложил понимать информацию как средство уменьшения неопределенности, ученый-математик Н. Винер определил, что информация - это не энергия и не материя, а обозначение содержания, полученного от внешнего мира в процессе приспособления к нему. Автор толкового словаря русского языка СИ. Ожегов дал следующее определение информации: "Информация - это: 1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством; 2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь".
С середины XX века под информацией понимается обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в растительном и животном мире; передача признаков от организма к организму, от клетки к клетке.8
По определению ЮНЕСКО, информация - это "универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой деятельности, служащая проводником знаний и мнений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов мышления и поведения".9
Информация как сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, не являющаяся общеизвестной и приносящая преимущества в определенной сфере деятельности, представляет интерес и ценность для ее обладателя, который почти во всех случаях заинтересован в охране такой информации от посягательств третьих лиц. Самым древним способом такой охраны было хранение информации в секрете.
Несомненно, что ремесленники хранили в тайне секреты своего мастерства задолго до возникновения понятия интеллектуальной собственности. Их тайные способы производства не имели письменной формы, а представляли собой знания отдельных людей, которые передавались из поколения в поколение, и чаще всего по семейной линии. На определенном этапе развития общества и технического прогресса стало очевидно, что те, кто создавал и внедрял новые технологии поставлены в неравные условия по сравнению с теми, кто эти технологии несанкционированно использовал. Это объясняется тем, что создание и внедрение любой и тем более новой технологии всегда связано с дополнительными затратами на исследования, эксперименты, изготовление пробных образцов и многочисленных технологических вариантов и т.п., а копирующие все это подобных затрат не несут.
Лицам, вложившим время, силы, средства и подбор кадров в разработку и внедрение каких-либо новых технологий, пришлось проделать довольно большой и трудный путь для того, чтобы государство не только признавало и охраняло их права в отношении созданных изобретений, но и предоставляло возможности их защиты в случае нарушения их прав. Такой способ охраны как сохранение в тайне сущности новых технологий существовал вне зависимости от того, признавала ли государственная власть права создателей изобретений или нет. Но для изобретателя более важным было то, чтобы государство встало на его сторону в случае нарушения соответствующего права. Поэтому изобретатели вынуждены были пойти на ряд компромиссов, чтобы получить такую защиту.
Попытки предусмотреть охрану секретов, имеющих значение для третьих лиц, предпринимались еще в Древнем Риме. Именно там был принят закон, предусматривавший наказание в виде штрафа (который равнялся удвоенной величине причиненных убытков) за принуждение чужих рабов к выдаче тайн своего хозяина. Также античному миру принадлежит идея вести торговые книги, тайна которых являлась разновидностью коммерческой тайны в современном понимании.10
Строй античных экономических и социальных отношений складывался таким образом, что не было потребности защищать права создателей изобретений. Для античного общества было характерно стремление к свободному знанию, рациональному усовершенствованию человека, труд же считался занятием рабов. Сбережение человеческого труда не могло быть осознано как проблема. Тяжелый физический труд раба считался нормой, и поэтому его облегчение не становилось задачей свободного человека, который мог бы внести в методы труда рациональные усовершенствования, т.к. имел для этого необходимые знания и время для творчества.
В период Раннего Ссредневековья картина меняется. Христианство вносит иное отношение к труду. Праздность считалась "врагом души", как было записано в уставе св. Бенедикта, по которому жили западные монастыри, начиная с IV в. Но при этом средневековый человек должен был иметь время и для общения с Богом, т.е. должен был иметь свободное от труда время. Следовательно, ему необходимо было определенным, разумным способом организовать свой физический труд. Такое видение необходимости сочетания физического труда и досуга представляло собой благодатную почву для изобретательства.
Ноу-хау как вид конфиденциальной информации
Закон места нахождения вещи решает вопрос о том, какие вещные права вообще возможны, что может быть предметом собственности. Гражданское право различных государств по-разному определяет перечень прав, которые относятся к категории вещных.
Принцип lex rei sitae применительно к движимым вещам означает, что если движимая вещь попадает на территорию другого государства, изменяется статут (закон) вещи и содержание прав собственника определяется по праву страны, где имущество находится. Собственник должен исходить из законов того государства, где вещь находится в момент совершения соответствующих действий. Для собственников материальных вещей переезд с этими вещами из одной страны в другую не влечет никаких отрицательных последствий, если соблюдаются законы страны пребывания по поводу их использования.
На основе закона места нахождения вещи решается определенный круг вопросов. Прежде всего, - может ли соответствующее имущество быть объектом права собственности или иного вещного права. Этим правилом также регулируется содержание, объем и защита вещных прав. Вопросы, связанные с возникновением, переходом и прекращением вещных прав, решаются с помощью иных привязок. Так, в соответствии со ст. 1205 ГК РФ, "содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их осуществление и защита определяются по праву страны, где это имущество находится. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится".
Из того факта, что движимые вещи могут перемещаться, вытекает трудность для определения статута вещи при перемещении ее в третье государство. Считается, что движимая вещь, правомерно приобретенная в одном государстве, рассматривается как таковая и в другой стране. Но могут возникнуть обстоятельства, уточнить которые с помощью прежнего закона не представится возможным. Такого рода ситуации в международном частном праве называются подвижными коллизиями (conflict mobile, Statutenwechsel). В этом случае действует главное правило: вещные права подчиняются новому закону места нахождения вещи, который не может игнорировать некоторые юридические факты, возникшие на основании прежнего закона места нахождения вещи.176
Режим возникновения и прекращения права собственности определяется по праву страны, где имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для возникновения или прекращения права. Так, российский гражданин сохраняет за собой право собственности на имущество, которое им было приобретено в России, но в последующем перемещено в установленном порядке за границу. Признается право собственности, возникшее под действием российского закона, но содержание права в результате перемещения имущества изменяется177.
Поскольку международный гражданский и торговый оборот невозможен без передачи права собственности (титула) на вещи, что происходит в большинстве своем не в порядке генеральной цессии (реорганизация, банкротство, завещание), а на основании иных форм перехода имущественных прав в рамках продажи, дарения, мены т.п., то вещное право и обязательственный статут соединяются, и спектр предлагаемых привязок расширяется178. Таким образом, альтернативой закону местонахождения вещи становятся коллизионные принципы, свойственные обязательствам. В этом случае преимущественным законом должен быть тот, который избран сторонами обязательства. Отметим, что ст. 104 Закона Швейцарии о международном частном праве допускает свободу выбора применимого права не только в отношении сделки, но и применительно к вещному статуту. В большинстве других стран подобный выбор не допускается.
Основное различие между охраной в международном частном праве объектов вещного права и объектов интеллектуальной собственности состоит в следующем: в отсутствие международного договора охраняемые в одной стране изобретения, товарные знаки, произведения науки или искусства могут свободно использоваться в других странах, в то время как для собственников материальных вещей переезд с этими вещами из одной страны в другую
Если коммерческая тайна рассматривается в качестве вещи и к отношениям по ее использованию применяются институты вещного права, то при возникновении коллизий суды должны использовать привязки, характерные именно для вещного права. Как представляется, коммерческая тайна как один из видов информации может рассматриваться только в качестве движимой вещи, и основной принцип прикрепления здесь - закон места нахождения вещи (lex rei sitae). В этом случае возникает проблема - определяется место нахождения только материального носителя информации, отчуждение которого не влечет автоматической передачи права на использование любыми способами самой информации. Помимо того, что информация, составляющая коммерческую тайну, может быть зафиксирована, например, на дискете, компакт-диске и т.п., она может находиться в памяти отдельных людей, например, работников или контрагентов предпринимателя. В связи с этим представляется, что в отношении информации трудно применять принцип lex rei sitae.
В том случае, если коммерческая тайна признается объектом интеллектуальной собственности или приравнивается к результатам интеллектуальной деятельности, как это сделано в отношении средств индивидуализации товаров или услуг предпринимателей, будут применяться те же принципы, которые описаны выше в отношении интеллектуальной собственности в аспекте международного частного права. Такое решение вопроса имеет некоторые недостатки, один из которых состоит в том, что для эффективной охраны в этом случае возникнет необходимость иметь значительное количество международных договоров. Определенное решение данного вопроса будет найдено, когда РФ присоединится к ВТО, и станет участницей ТРИПС.
Основные элементы правовой охраны информации,составляющей коммерческую тайну
В том случае, если продажа лицензиатом продукции, при изготовлении которой использовалась коммерческая тайна, снизит доход от предоставлений лицензиаром других лицензий или от роялти, которые лицензиар получил бы от других лицензиатов в случае отсутствия данной лицензии, вероятнее всего потребуется более высокий уровень ставок роялти.
Различные ставки роялти могут быть назначены к разным лицензиатам в зависимости от ожидаемого объема продаж. Например, лицензиаты, от которых ожидается высокий уровень продаж, могут пользоваться преимуществами более низких ставок роялти, по крайней мере, с того момента, как повышается уровень продаж.
Ставки во внешнеэкономических лицензионных договорах о передаче коммерческой тайны могут значительно отличаться, в особенности, принимая во внимание различную политическую обстановку и налоговые правила. Максимальные ставки обычно колеблются между 5 и 7 процентами233. Но ставка может быть и большей, если технология является новой для данной страны и предполагается, что она является стратегически важной.
Б. Стоимость "следующей лучшей доступной альтернативы" (next best available alternative).
В большинстве случаев, это обозначает, что лицензиат будет сравнивать ставки роялти со стоимостью независимого создания технической информации, понимая, что существует серьезный риск, что исследовательская работа не будет успешной. В. Доля в доходе лицензиата
Наилучшим методом для установки ставки роялти является метод, при котором роялти зависит от дохода лицензиата. В качестве основного действует правило, что такая процентная ставка роялти, которая оставляет лицензиату, как минимум, 2\3 дохода за вычетом налогов (или, соответственно, около 1\4 дохода с учетом налогов), является приемлемой (по крайней мере, в отношении исключительной лицензии или очень важной неисключительной лицензии). Г. Улучшения (модификации)
В некоторых ситуациях лицензиат обязуется предоставить лицензиару любые модификации используемой коммерческой тайны на безвозмездной основе. Такие положения ("grant back provisions") могут иметь довольно большую ценность для лицензиара, в зависимости от возможностей лицензиата, и могут оправдать снижение ставки роялти для лицензиата.
Германский юрист Г. Штумпф в книге "Договор о передаче ноу-хау" называет, среди прочих, следующие факторы, влияющие на стоимость ноу-хау234: объем используемого права, характеристика продукции, изготавливаемой по лицензии (продажная цена, калькуляция, запланированное количество выпускаемых изделий и их частей), расходы на исследования и испытания, риск при изготовлении продукции по лицензии, объем предполагаемого рынка, наличие конкурирующих изделий, ожидаемый оборот, таможенные ограничения, возникновение конкуренции на рынках третьих стран, влияние на дальнейшие разработки, вопросы, связанные со сбытом продукции по лицензии. В нашей стране Межрегиональным фондом «Промышленная собственность» совместно с Роспатентом были разработаны методики расчета «цены» коммерческой тайны235. При этом расчет периодического вознаграждения (роялти) должен включать следующие разделы: исходные данные, расчетные показатели размеров выручки лицензиата от использования коммерческой тайны, размер первоначального единовременного платежа (при его наличии), общий размер платежей.
Необходимо отметить, что в зарубежной судебной практике неоднократно вставал вопрос о том, насколько связан срок охраны коммерческой тайны с обязанностью выплаты вознаграждения по лицензионному договору.
В США существует два противоположных правила в отношении патентной и беспатентной лицензии. В патентной лицензии срок договора и срок патента неразрывно связаны. В деле Brulotte vs. Thys в 1964г. было сформулировано правило о том, что "роялти по патентной лицензии не могут выплачиваться после окончания срока действия патента".
В отношении беспатентной лицензии судом было разработано иное правило при рассмотрении знаменитого дела "Listerine" . Суть этого дела такова: в 1891г. был заключен договор, по которому истец за 75-летний период выплатил ответчику более 22 миллионов долларов США. В договоре шла речь о передаче ноу-хау (формула лекарства под названием "Листерин"). Секретная формула была раскрыта в 1931г. в Журнале Американского Медицинского Сообщества. Суд решил, что истец мог прекратить платежи в любое время, прекратив использовать коммерческую тайну и производить лекарство "Листерин" по опубликованной формуле. Поскольку истец продолжал использовать коммерческую тайну, он должен был платить вознаграждение в виде роялти. Суд также постановил, что "если бы стороны желали прекратить выплату роялти после раскрытия коммерческой тайны, они могли бы это просто выразить в договоре, но не сделали этого". Таким образом, если стороны намерены прекратить выплату роялти после раскрытия коммерческой тайны, они должны это явно выразить в договоре.
Немецкие юристы, напротив, склонны считать, что утрата коммерческой тайной признака секретности автоматически приводит к тому, что обязанность лицензиата по выплате вознаграждения полностью утрачивается. И только в тех случаях, когда основой договора о передаче коммерческой тайны является не ее передача, а оказание каких-либо услуг (например, услуги по обучению персонала), может идти речь о снижении лицензионных платежей237.
6. Процедуры аудита и порядок оплаты. Лицензионный договор должен ясно устанавливать процедуры для определения размера вознаграждения и порядка его выплаты. В дополнение к определению базиса, на основе которого будут выплачиваться роялти, важно предусмотреть процедуру аудита.
Хотя во многих случаях стороны договора могут вести аудит различными способами, лицензионный договор должен предусматривать способы определения и установления суммы лицензионного вознаграждения.
Договоры об уступке \ передаче права на использование коммерческой тайны и антимонопольное регулирование
Регламент № 240\96 содержит изъятия по ряду патентных соглашений и соглашений по лицензированию ноу-хау (как указывалось выше в настоящей работе, определение ноу-хау в терминологии Регламента263 схоже с определением коммерческой тайны, данным в ст. 139 ГК РФ, ст. 3 Закона «О коммерческой тайне», и тем, которое принято в США в 1(4) Единообразного закона о коммерческой тайны) . Этот Регламент основан на разграничительном подходе - он четко указывает, что разрешено, может быть разрешено и что запрещено. Одновременно с этим предлагается четко разделить лицензирование между конкурентами и не конкурентами. Когда сторонами соглашения являются конкуренты, существует риск ограничения конкуренции между ними в результате заключения соглашения, даже если не существует территориальных ограничений.
Европейская Комиссия вправе применять ст. 81 (п.З) Договора о ЕС к некоторым категориям соглашений, которые охватываются объемом указанной статьи. Эти категории могут включать соглашения, содержащие ограничения, накладываемые в связи с приобретением или использованием прав промышленной собственности, в том числе - патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, авторские права и коммерческие тайны.
Регламент 240\96 применяется в отношении национальных патентов каждого из государств-членов ЕС, к патентам Сообщества и к Европейским патентам (в том случае, если речь идет о "чистых" патентных лицензионных соглашениях). Также Регламент 240\96 применяется в отношении соглашений о лицензировании секретной, незапатентованной технической информации, такой, как описание производственного процесса, формулы и т.п., которые обычно рассматриваются в контексте интеллектуальной собственности ЕС как ноу-хау ("чистые" соглашения о ноу-хау), а также к смешанным лицензионным договорам.
Если патентная или смешанная лицензия содержит обязательства в отношении территории не только государств-членов ЕС, но и иных территорий, то присутствие последних обязательств не мешает применению Регламента 240\96 в отношении территорий ЕС. Лицензионные соглашения, с условиями, относящимися к государствам - не членам ЕС, которые также могут иметь какие-либо последствия на территории ЕС и которые подпадают под действие ст. 81 (3), будут регулироваться Регламентом 240\96 в той же мере, что и соглашения, которые относятся к территории ЕС.
Из сферы действия Регламента 240\96 исключаются соглашения о передаче ноу-хау в контексте франчайзинговых соглашений, лицензионные соглашения, которые рассматриваются как соглашения о создании совместных предприятий (joint ventures) или патентных пулов, а также кросс-лицензии.
Статья 2 Регламента 240\96 содержит список обязательств, которые обычно предусматриваются в лицензионных соглашениях и которые не ограничивают конкуренцию ("белый список"). Статья 2 указанного Регламента исключает такие положения лицензионных договоров из сферы действия ст. 81 (1) Договора о ЕС. Она специально устанавливает, что если подобное обязательство направлено в каком-либо конкретном случае на ограничение конкуренции, что обусловлено определенной экономической обстановкой и юридическими факторами, то изъятие может быть невозможно. "Белый список" не является исчерпывающим, он содержит 18 видов соглашений, которые не ограничивают конкуренцию.
В статье 3 Регламента 240\96 содержится т.н. "черный список" обязательств, которые не могут ни при каких обстоятельствах подпадать под действие Регламента. Этот список включает в себя следующие ситуации:
1. когда одна из сторон ограничивается в своих возможностях по определению цены, ее составляющих или скидок на продукты, производимые по лицензии;
2. когда одна из сторон ограничивается в возможности конкурировать с другой стороной в имеющих к ней отношение делах или в иных делах, связанных с исследованием, развитием, производством, использованием или распространением конкурентной продукции;
3. когда от одной или от обеих сторон требуется, чтобы они без объективных причин: а) отказывались бы на своей территории принимать заказы от пользователей или перепродавцов, готовых продвигать их продукцию на своих территориях в пределах пространства Общего рынка;
б) затруднили бы пользователям или перепродавцам приобретение продукции у других продавцов в пределах Общего рынка; либо, используя для этого, в частности, право интеллектуальной собственности или предпринимая меры, которые препятствовали бы как приобретению пользователями и перепродавцами продукции на стороне, так и тому, чтобы они продвигали на рынки территории действия лицензии продукцию, приобретенную им на законных основаниях у лицензиата; либо, действуя для достижения этих целей по сговору между собой;
4. когда стороны уже были конкурентами в производственной области еще до передачи права на коммерческую тайну и одна из них ограничивается в ее использовании в данной технической области или рыночной нише в отношениях с клиентами - ей запрещаются либо поставки определенной продукции определенным пользователям, либо использование определенных форм распространения продукции; либо (в целях разделения круга клиентов) запрещается использование определенных видов упаковки продукции;
5. когда подвергаются ограничению либо объем продукции, производимой по лицензии, которую одна из сторон может производить или продавать, либо количество операций в технологическом процессе, которые она может осуществлять;
6. когда от лицензиата требуется полная или частичная передача лицензиару прав на вносимые в передаваемую по лицензии технологию улучшения или на новые формы ее использования;
