Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Правовое регулирование отдельных вопросов охраноспособности товарных знаков 15
1.1. Различительная способность товарного знака, приобретенная в результате его использования 15
1.2. Соотношение абсолютных и относительных оснований при определении охраноспособности товарных знаков, способных ввести в заблуждение 32
Глава 2. Правовое регулирование отдельных вопросов, возникающих при определении сходства товарных знаков до степени смешения 44
2.1. Правовое понятие сходства товарных знаков до степени смешения 44
2.2. Правовое значение согласия правообладателя товарного знака на регистрацию товарного знака, сходного с ним до степени смешения 56
Глава 3. Правовое регулирование соотношения прав на товарные знаки с правами на другие объекты интеллектуальной собственности 74
3.1. Соотношение права на товарный знак и фирменное наименование 74
3.2. Соотношение права на товарный знак и авторского права 110
3.3. Соотношение прав на товарный знак и наименование места происхождения товара 120
Заключение 129
Библиографический список использованной литературы 131
- Различительная способность товарного знака, приобретенная в результате его использования
- Правовое понятие сходства товарных знаков до степени смешения
- Соотношение права на товарный знак и фирменное наименование
Введение к работе
Актуальность исследования. Вступление в силу с 1 января 2008 года четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), регулирующей вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности, прекратило действие специальных законов в данной области. Следует при этом констатировать, что нормы Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 года №166-ФЗ) (далее - Закон о товарных знаках), регулирующего вопросы правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, за исключением нескольких новшеств, были перенесены в часть четвертую ГК РФ практически без изменений. Большинство проблемных вопросов, касающихся правовой охраны товарных знаков, которые обсуждались на протяжении всего периода действия Закона о товарных знаках, разработчиками четвертой части ГК РФ даже не были затронуты, что уже обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования законодательства о товарных знаках. При этом одними из наиболее сложных и неоднозначных в практике правовой охраны средств индивидуализации товаров и услуг являются вопросы законодательного установления критериев, которым должно соответствовать обозначение, призванное индивидуализировать товары и услуги, чтобы получить статус товарного знака и соответствующую данному статусу правовую охрану.
Так же как и в Законе о товарных знаках, в четвертой части ГК РФ, главной проблемой остается регулирование вопросов охраноспособности товарных знаков лишь нормами, имеющими наиболее общий характер и не затрагивающими большинства ключевых вопросов, решение которых вызывает наибольшие трудности. Очевидно, что одной из причин подобного лишь общего регулирования является специфика правоотношений в области правовой охраны товарных знаков, которым в наибольшей мере присущ
«субъективизм» в решении некоторых вопросов. Однако, как показывает практика, во многих случаях отсутствие в правовых нормах, регулирующих тот или иной вопрос предоставления правовой охраны товарному знаку, более детального регулирования не совсем обосновано. Отсутствие более детального регулирования некоторых наиболее сложных и дискуссионных вопросов правовой охраны товарных знаков лишь создает благоприятные условия для еще более субъективного усмотрения того или иного правоприменителя, что негативно сказывается на стабильности и прозрачности практики применения соответствующих положений законодательства о товарных знаках и, в частности, на стабильности гражданского оборота и экономических отношений в Российской Федерации в целом.
В условиях отсутствия детального правового регулирования значительной части вопросов охраноспособности товарных знаков в качестве регулятора правовых отношений в указанной области приходится выступать судебной практике, практическое и теоретическое значение которой сложно переоценить. Наиболее активную роль судебное толкование играет именно в преодолении коллизий и пробелов в законодательстве. Как показывает анализ судебной практики в области применения критериев охраноспособности товарных знаков, подобные коллизии и пробелы, в том или ином количестве, есть практически в каждой норме, регулирующей данный вопрос. При этом, что парадоксально, в некоторых случаях суды руководствуются общими принципами и смыслом законодательства о товарных знаках, принимая решения, не следующие явным образом из буквального толкования правовых норм, регулирующих вопросы охраноспособности товарных знаков. Указанное свидетельствует о существенных недостатках и нежизнеспособности отдельных положений, регулирующих вопросы охраноспособности товарных знаков, и необходимости приведения данных норм в соответствие с усложняющимися и совершенствующимися отношениями в современном обществе.
В связи с этим, комплексное исследование норм российского законодательства, регулирующих охраноспособность товарных знаков, сквозь призму судебной практики позволяет выявить наиболее актуальные проблемы, существующие в современном законодательстве о товарных знаках.
При этом актуальность исследования судебной практики применения российского законодательства о товарных знаках в части, касающейся установления критериев их охраноспособности, не исчезла с вступлением в силу четвертой части ГК РФ, поскольку большинство правовых норм, регулирующих указанные вопросы, осталось неизменным. Благодаря этому уже сейчас можно предвидеть те трудности, с которыми столкнутся субъекты гражданских правоотношений в процессе работы с четвертой частью ГК РФ.
Степень научной разработанности проблемы. Исследуемая в настоящей работе тема является многогранной. В законодательстве существует несколько основных критериев охраноспособности товарных знаков, каждый из которых, в свою очередь, может иметь большое количество разнородных аспектов, требующих исследования. Разработка отдельных критериев охраноспособности товарных знаков в Российской Федерации особенно активно осуществлялась в течение последних десяти лет и нашла свое отражение во многих комплексных исследованиях, в том числе диссертационных, а также в большом количестве отдельных работ различных авторов по данной теме. Несмотря на все это, следует констатировать, что в то время как исследованию некоторых критериев охраноспособности товарных знаков уделено пристальное внимание, другие остаются практически не изученными или исследуются только их отдельные аспекты. Кроме того, разработка и исследование отдельных положений, регулирующих охраноспособность товарных знаков, в настоящее время носят исключительно теоретический характер в силу их появления лишь в четвертой части ГК РФ.
Различные вопросы охраноспособности товарных знаков в наибольшей степени анализировались в работах Е.А. Ариевича, Г. Боденхаузена, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, Е.А. Данилиной, В.И. Еременко, В.О. Калятина,
М.В. Лабзина, В.М. Мельникова, В.Я Мотылевой, В.В. Орловой, А.П. Рабец, А.П. Сергеева, В.М. Сергеева, Г.И. Тыцкой.
Вместе с тем, по мнению автора, наиболее глубокое и комплексное исследование вопросы охраноспособности товарных знаков нашли в работе одного из крупнейших специалистов в области промышленной собственности в Западной Европе Поля Матели «Новое французское законодательство по товарным знакам (Общая редакция и предисловие к.ю.н. А.Н. Григорьев Перевод с французского к.ю.н. В.И. Еременко /НПИЦентр. - Душанбе, 1998). Несмотря на то, что большинство вопросов охраноспособности товарных знаков в указанном исследовании дано сквозь призму французского законодательства, теоретическое и практическое значение данной работы сложно переоценить.
Объектом диссертационного исследования являются правовые отношения, возникающие в сфере правовой охраны товарных знаков и касающиеся их охраноспособности.
Предмет исследования составляет совокупность правовых норм, устанавливающих критерии охраноспособности товарных знаков в Российской Федерации, а также пути совершенствования указанных правовых положений.
Целью настоящей работы являются исследование и анализ положений российского законодательства, регулирующих охраноспособность товарных знаков; выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию положений российского законодательства, регулирующего вопросы охраноспособности товарных знаков.
Задачами настоящего диссертационного исследования, решение которых необходимо для достижения поставленных целей, являются следующие:
выявление и исследование проблемных вопросов, возникающих при практическом применении положений законодательства, регулирующих охраноспособность товарных знаков;
изучение научных и профессионально-юридических взглядов российских и зарубежных ученых и специалистов на отдельные вопросы охраноспособности товарных знаков;
изучение практики применения норм российского законодательства по вопросу охраноспособности товарных знаков судами и административными органами;
исследование норм зарубежного законодательства, регулирующих охраноспособность товарных знаков, а также практики их применения зарубежными патентными ведомствами и судами;
выявление тенденций развития правового регулирования вопросов охраносопособности товарных знаков, и анализ последних изменений правового регулирования отношений в данной области;
разработка предложений по дальнейшему совершенствованию положений российского законодательства, регулирующих различные вопросы охраноспособности товарных знаков.
Теоретическую основу исследования составляют положения и выводы, содержащиеся в трудах российских и зарубежных правоведов.
Методологическую основу диссертационного исследования в равной степени составляют общенаучные и частные методы познания, в частности: сравнительный, системный, исторический, а также формально-юридический и эмпирический методы.
Информационную базу исследования составляют российские законодательные и иные нормативно-правовые акты, положения которых регулируют вопросы охраноспособности товарных знаков.
Эмпирическую базу исследования составляет практика применения положений российского законодательства, регулирующих вопросы охраноспособности товарных знаков, российским патентным ведомством и арбитражными судами различных инстанций, а также практика применения соответствующего законодательства зарубежными патентными ведомствами и судами.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем. В работе впервые были комплексно исследованы некоторые вопросы охраноспособности товарных знаков, в частности: правовое значение согласия правообладателя более раннего товарного знака на регистрацию товарного знака, сходного с более ранним товарным знаком до степени смешения; понятие тождества объектов интеллектуальной собственности при столкновении исключительных прав на товарные знаки и объекты авторских прав, а также фирменные наименования; правовая природа и особенности приобретенной различительной способности обозначения. Иные вопросы охраноспособности товарных знаков исследовались с учетом последних тенденций, сложившихся в российской административной и судебной практике, существенно влияющих на подходы к применению положений законодательства, регулирующих охраноспособность товарных знаков.
Научная новизна исследования также определяется положениями, выносимыми на защиту:
При применении положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать, что обозначение считается приобретшим различительную способность в результате использования, если значительной частью потребителей оно воспринимается как средство индивидуализации товара или услуги. При этом не требуется, чтобы потребитель связывал данное обозначение с конкретным производителем. Данный подход существенно влияет на вид и объем доказательств, необходимых для подтверждения приобретения различительной способности изначально неохраноспособным обозначением, а также позволяет учитывать различительную способность, приобретенную обозначением в результате его использования разными лицами.
В действующем законодательстве отсутствует указание на момент времени, к которому изначально неохраноспособное обозначение должно приобрести различительную способность в результате использования, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака. Представляется, что
отсутствие законодательного урегулирования указанного вопроса и возможность его альтернативного решения в каждом конкретном случае, не обоснованы. Вопрос о моменте времени приобретения обозначением различительной способности не требует «экспертной» оценки в каждом конкретном случае и должен быть установлен в ГК РФ. В связи с этим, необходимо внести изменения в абзац 7 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, изложив его следующим образом: «Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые в результате их использования приобрели различительную способность до даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака».
3. Положение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, не позволяет авторам оригинальных произведений искусства в полной мере защитить их права в случае, когда в качестве товарных знаков третьими лицами регистрируются не сами оригинальные произведения искусства, а производные от них. В связи с изложенным, при применении подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ предлагается применять подход, в соответствии с которым под тождественным произведением искусства следует понимать не только оригинальное произведение, регистрируемое без согласия правообладателя, но также и производное от него произведение. При этом под правообладателем, о согласии которого идет речь в данной правовой норме, понимаются все лица, чье согласие необходимо на использование данного произведения, в том числе на использование в составе товарного знака. Кроме того, для достижения единообразного применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ представляется необходимым внести в указанную норму изменения, непосредственно запрещающие регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой производные произведения, авторские права на которые принадлежат третьим лицам, без их согласия.
4. Необходимо изменение легального определения (дефиниции)
товарных знаков, сходных до степени смешения. В действующем в настоящее
время определении за основу наличия опасности смешения товарных знаков
берется наличие ассоциаций между сравниваемыми обозначениями, более того
понятие «ассоциация», по сути, приравнивается к понятию «сходство до
степени смешения». Представляется, что данное приравнивание
необоснованно, так как понятие «ассоциация» является более широким, чем
понятие «сходство до степени смешения». В связи с изложенным, вместо
расплывчатого указания на ассоциацию товарных знаков в целом, необходимо
применять определение, содержащее конкретные критерии, при установлении
наличия которых можно говорить о наличии сходства товарных знаков до
степени смешения. Для этого предлагается дополнить соответствующий
нормативный акт, раскрывающий положения ГК РФ в части определения
наличия сходства товарных знаков до степени смешения, следующим
положением: «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим
обозначением, если одно обозначение принимается потребителем за другое,
или если потребитель непосредственно не смешивает сравниваемые
обозначения, но считает, что товары, маркированные указанными
обозначениями, происходят из одного источника».
5. При применении положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ,
допускающего регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного
до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, в
случае наличия согласия правообладателя последнего, необходимо
придерживаться подхода, в соответствии с которым указанное согласие
является безусловным основанием для регистрации обозначения в качестве
товарного знака. В связи с этим, в пункт 6 статьи 1483 ГК РФ необходимо
внести изменения, изложив абзац 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ следующим
образом: «В случае наличия согласия правообладателя товарного знака,
указанного в настоящем пункте, на регистрацию в качестве товарного знака в
отношении однородных товаров обозначения, сходного с ним до степени
смешения, производится регистрация данного обозначения в качестве товарного знака». Данное изменение позволит обеспечить единообразное применение указанной нормы и исключит возможность произвольных действий по своему собственному усмотрению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
6. Необходимо внести изменения в пункт 8 статьи 1483 ГК РФ, а именно
исключить запись о том, что не могут быть в отношении однородных товаров
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до
степени смешения с отдельными элементами охраняемых в Российской
Федерации фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Возможность предотвратить регистрацию товарного знака или признать
незаконной уже произведенную регистрацию на основании факта сходства до
степени смешения товарного знака и лишь части фирменного наименования
или коммерческого обозначения необоснованно расширяет правовой объем
охраны фирменного наименования и коммерческого обозначения по
сравнению с товарным знаком.
7. Запрет на регистрацию тождественных и сходных до степени
смешения товарных знаков, с одной стороны, и фирменных наименований и
коммерческих обозначений, с другой стороны, обусловлен теми же
причинами, что и запрет на регистрацию тождественных и сходных до степени
смешения товарных знаков, а именно предотвращение смешения товаров и
услуг различных предприятий в предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации. В связи с этим, при определении
тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, фирменных
наименований и коммерческих обозначений необходимо учитывать критерии
определения тождества и сходства до степени смешения товарных знаков. При
этом в целях избежания дублирования правовых норм представляется
необходимым лишь внесение в ГК РФ положения о том, что при определении
тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, фирменных
наименований и коммерческих обозначений применяются одинаковые правила.
8. Учитывая тот факт, что при применении положений пункта 8 статьи
1483 ГК РФ обязательным условием для признания предоставления правовой
охраны товарному знаку недействительной является обязательное
использование фирменного наименования другим лицом при реальном
производстве товаров или оказании услуг, однородных товарам и услугам, в
отношении которых зарегистрирован товарный знак, необходимо внести в ГК
РФ положение о том, что обладатель фирменного наименования, которое
ранее реально использовалось в отношении однородных товаров или услуг, не
имеет права препятствовать регистрации товарного знака, если на дату его
приоритета фирменное наименование не использовалось в отношении
однородных товаров или услуг в течение определенного срока (предлагается
срок в 5 лет). Данное положение необходимо в качестве антимонопольного
инструмента, препятствующего присвоению исключительного права на какое-
либо обозначение на неоправданно длительный срок без намерения его
дальнейшего использования.
9. Принимая во внимание, что главной функцией товарного знака
является индивидуализация товаров, путем указания на их изготовителя, а
главной функцией наименования места происхождения товара является
гарантия особых свойств маркированного им товара, следует констатировать,
что недопустимо при определении наличия сходства до степени смешения
между товарным знаком и наименованием места происхождения товара
использовать те же подходы, что и при сравнении товарных знаков между
собой. При сравнении заявленных обозначений и охраняемых наименований
мест происхождения товаров на предмет наличия сходства до степени
смешения должна определяться способность товарного знака породить в
сознании потребителя представление о конкретном месте производства товара,
маркированного данным товарным знаком, и особых свойствах товара,
обусловленных его происхождением. В связи с изложенным, предлагается по
аналогии с положениями пункта 3 статьи 1519 ГК РФ внести в пункт 7 статьи 1483 ГК РФ указание на необходимость учитывать при отказе в регистрации товарного знака способность обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, и изложить пункт 7 статьи 1483 ГК РФ в следующей редакции: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, способные ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в случае, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака не способна ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара».
10. Установлено, что в российской правоприменительной практике отсутствует единый подход к решению вопроса о том, является ли «способность обозначения ввести в заблуждение потребителя» абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака, позволяющим без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, или относительным, позволяющим учитывать способность потребителя ассоциировать данное обозначение с иными производителями. При этом делается вывод о том, что в пункте 3 статьи 1483 ГК РФ применение понятия «способность ввести в заблуждение» должно быть ограниченно правовыми рамками, путем внесения в данное положение указания на то, что проверка способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара производится без сопоставления с иными средствами индивидуализации, принадлежащими третьим лицам. Данное изменение
позволит обеспечить единообразное применение указанной нормы и исключит возможность придания факту использования обозначения такого же правового значения, как и факту подачи заявки на регистрацию товарного знака или факту регистрации товарного знака.
Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты в виде выводов, рекомендаций могут быть использованы при совершенствовании российского законодательства в области правовой охраны товарных знаков, а также послужить основой дальнейших научных исследований и разработок по теме. Также результаты исследования могут представлять интерес для специалистов в области правовой охраны товарных знаков и могут быть использованы в правоприменительной практике. Материалы настоящей работы будут полезными в учебном процессе при подготовке лекций, семинаров, практических пособий.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа была выполнена и прошла обсуждение на кафедре гражданского права и правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности.
Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора.
Структура работы определяется целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 7 параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы.
Различительная способность товарного знака, приобретенная в результате его использования
Наличие у обозначения различительной способности - одно из главных условий его регистрации в качестве товарного знака. При этом согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ зарегистрированы в качестве товарных знаков могут быть не только обозначения, изначально обладающие различительной способностью, но и обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Необходимо отметить, что анализируемое положение статьи 1483 ГК РФ полностью повторяет положение абзаца 7 пункта 1 статьи 6 ранее действовавшего Закона о товарных знаках. Несмотря на то, что указанная норма о возможности регистрации обозначений в качестве товарных знаков на основе приобретенной различительной способности существует в Российской Федерации уже достаточно давно, спорных вопросов, возникающих при ее применении, не становится меньше.
Следует отметить, что еще с появлением в Законе о товарных знаках данной нормы российские, а также иностранные заявители довольно быстро осознали преимущества и полезность данного нововведения при регистрации своих товарных знаков. Патентное ведомство оказалось буквально завалено различного рода материалами, подтверждающими, по мнению заявителей, приобретение их обозначениями различительной способности в результате использования. При этом и заявители, и эксперты ведомства оказались в ситуации, когда в отсутствие какой-либо практики и детального регламентирования применения данной нормы, были вынуждены представлять доказательства и принимать решения, руководствуясь, зачастую, лишь собственными представлениями о рассматриваемом вопросе. В настоящее время, единственным официальным источником, в котором содержатся разъяснения относительно применения положения о приобретенной различительной способности, являются Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утверждены приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39) (далее - Рекомендации), разработанные федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в целях методического обеспечения экспертизы заявленных обозначений в части, касающейся применения положений статей 1, 6 и 10 Закона о товарных знаках. Очевидно, что в связи с полной идентичностью анализируемого положения о приобретенной различительной способности в Законе о товарных знаках и ГК РФ указанные рекомендации полностью сохраняют свою силу и актуальность.
В частности, в пункте 2.1 Рекомендаций указано, что при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.
Очевидно, что вышеприведенные разъяснения в силу своего маленького объема не решают даже и малой части вопросов, которые могут возникнуть при применении положения о приобретенной различительной способности, предусмотренного абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
Следует отметить, что в международном масштабе понятие приобретенной различительной способности не является чем-то новым. К примеру, в Великобритании так называемая «доктрина второго значения» начала применяться судами еще в конце 19 века. В связи с чем представляется полезным обратится к опыту европейских стран, в которых уже сложилась практика применения норм о приобретенной различительной способности. Особенно интересным, в данном плане, представляется законодательство о товарных знаках Европейского союза, которое, безусловно, формировалось с учетом опыта и наиболее удачных правовых конструкций всех стран участников данного интеграционного образования.
Правовое понятие сходства товарных знаков до степени смешения
Вопрос, являются ли товарные знаки сходными до степени смешения, представляет собой один из краеугольных камней практической охраны товарных знаков. Данный вопрос - один из наиболее сложных как в практике экспертизы товарных знаков, проводимой Патентным ведомством, так и в судебной практике.
Главная сложность заключается в первую очередь в невозможности разработать точные критерии, позволяющие раз и навсегда со стопроцентной уверенностью определить наличие или отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками. Иногда критерии для установления сходства до степени смешения называют «каучуковыми», поскольку применение критериев сходства не может не носить субъективный характер, что подтверждается практикой судов, которые нередко пересматривают решения ведомств; кроме того, невозможно априори предусмотреть все возможные ситуации, возникающие при столкновении прав владельцев конфликтующих знаков, характеристики которых могут варьироваться в весьма широких диапазонах.32 Большое количество методик и правил определения сходства товарных знаков, существующее в мире, не решает данную проблему, всегда оставляя последнее слово в каждом конкретном случае за субъективным мнением правоприменителя.
Наш взгляд, можно согласиться с мнением, что положения нормативных документов, регламентирующие проведение экспертизы, делают показатель «сходство до степени смешения» оценочным и во многом зависящим от субъективного мнения конкретного эксперта.
Таким образом, выработка новых и усовершенствование уже существующих правил и рекомендаций определения сходства товарных знаков, позволяющих свести к минимуму субъективный фактор, необходима и остается одним из самых насущных вопросов совершенствования системы практической охраны товарных знаков, как в России, так и во всем мире.
Следует отметить, что, несмотря на важность вопроса определения сходства товарных знаков, количество и качество разработок по данной проблеме в России в настоящее время оставляет желать лучшего. При этом не всегда учитывается современный международный опыт решения данного вопроса, что не удивительно, ведь последние рекомендации, посвященные вопросу определения сходства товарных знаков до степени смешения, были разработаны российским Патентным ведомством еще в 1997 году.
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.
Раскрывают данное положение ГК РФ Правила, изданные в соответствии со статьей 43 Закона о товарных знаках, являющиеся нормативным правовым актом, положения которого обязательны для применения при решении вопроса наличия или отсутствия сходства товарных знаков до степени смешения, и действующие в настоящее время постольку, поскольку не противоречат части четвертой ГК РФ. Правила достаточно подробно раскрывают виды сходства обозначений (товарных знаков), их признаки, а также правила определения сходства отдельных видов обозначений (товарных знаков).
В частности, в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).
В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Соотношение права на товарный знак и фирменное наименование
В соответствии с, пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельным элементом такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Таким образом, фирменное наименование может быть противопоставлено регистрации товарного знака лишь при наличии совокупности следующих условий:
1. Фирменное наименование должно охраняться в Российской Федерации в отношении однородных товаров;
2. Право на фирменное наименование должно возникнуть у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
3. Фирменное наименование (или его отдельный элемент) должно быть тождественным или сходным до степени смешения с обозначением, регистрируемым в качестве товарного знака.
При этом представляется, что отсутствие хотя бы одного из вышеперечисленных условий обусловливает отсутствие противоречий между фирменным наименованием и товарным знаком с точки зрения ГК РФ и делает невозможным признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.
Несмотря на кажущуюся простоту данной правовой нормы, ее реальное практическое применение вызывает не мало затруднений. В данной статье будет сделана попытка проанализировать основные трудности, возникающие при применении пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в части, касающейся защиты права на фирменное наименование. Следует, однако, констатировать, что практика применения указанной статьи ГК РФ в настоящее время в России пока отсутствует. В связи с этим, учитывая, что указанная правовая норма практически полностью повторяет корреспондирующее ей положение пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, практика применения данной статьи Закона о товарных знаках полностью сохраняет свою актуальность и должна учитываться при применении анализируемого положения ГК РФ.
Кроме того, необходимо отметить, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия правовой охраны товарного знака. Аналогичное положение присутствует также в подпункте 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Таким образом, актуальность изучения и анализа практики применения положений пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках будет сохраняться в течение всего периода действия товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с положениями действовавшего на тот момент Закона о товарных знаках.
В настоящее время правовая охрана фирменного наименования регулируется положениями главы 76 ГК РФ. Включение в ГК РФ сразу нескольких статей, посвященных исключительно правовой охране фирменных наименований, внесло ясность в большинство существовавших ранее спорных вопросов. Однако для того, чтобы оценить правомерность предоставления правовой охраны товарным знакам, поданным на регистрацию в период действия Закона о товарных знаках (в старой и новой редакциях), необходимо руководствоваться законодательством, действовавшим на момент приоритета указанных товарных знаков.
Правовая охрана такого средства индивидуализации как «фирменное наименование» в Российской Федерации до вступления в силу части четвертой ГК РФ регулировалась лишь в самом общем виде. В связи с этим в юридической литературе отсутствовало единое мнение даже по таким ключевым вопросам, как что именно индивидуализирует фирменное наименование: юридическое лицо или его предприятие; может ли фирменное наименование принадлежать не только юридическому лицу - коммерческой организации, но и некоммерческой организации, занимающейся предпринимательской деятельностью, а также физическому лицу — индивидуальному предпринимателю55. Также спорными вопросами являлись момент появления фирменного наименования у организации и момент, с которого начинается его правовая охрана, а также ряд иных важных вопросов. На наш взгляд существовавшую на тот момент в Российской Федерации ситуацию с правовой охраной фирменных наименований достаточно правильно охарактеризовал В.И. Еременко, сказав, что данный вопрос - один из самых сложных и запутанных вопросов как в правовой литературе, так и в законодательстве.
Следует отметить что, вышеуказанные проблемы могут являться и уже являлись предметом самостоятельных научных исследований.57 В свою очередь, дать исчерпывающие и мотивированные ответы на вышеуказанные вопросы в рамках данной работы не представляется возможным в виду ее ограниченного объема. Тем не менее, представляется необходимым дать краткую характеристику основных проблемных вопросов правовой охраны фирменного наименования, поскольку это необходимо для исследования основной темы настоящей работы - соотношения прав на фирменное наименование и товарный знак. При этом следует отметить, что вопрос о том, что именно индивидуализирует фирменное наименование, в том случае, когда оно противопоставляется более поздней регистрации товарного знака, имеет далеко не только теоретическое значение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму. Согласно пункту 4 этой же статьи юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.
